Direito De Uso Anterior De Marca

Direito de uso anterior de marca ou direito sobre registro concedido

Tradicionalmente os profissionais atuantes no segmento da Propriedade Industrial são questionados sobre o tema de quem detêm o direito de exclusividade sobre a Marca: o Titular do direito de uso anterior de determinada marca ou o direito recai somente para quem possui Registro Concedido emitido pelo INPI?

A legislação brasileira prestigia as duas proteções e o estudo material deve recair sempre sobre a anterioridade x lapso temporal de possibilidade de reclamação sobre determinada marca a cerca do Direito de uso anterior de marca ou direito sobre registro concedido. A atual lei de marcas sob no. 9279/96 prestigia através do art. 129 que a “propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido conforme as disposições desta lei…”.

Portanto, quem adquire o registro concedido de sua marca, na ordem da previsão legal acima apresentada cumulando com disposição do art. 5º. XXXVI da Constituição Federal/88 possui direito adquirido sobre o título marcário, conquistando o “direito de exclusividade” de exploração sobre o mesmo, no alcance da linha de serviço ou produto inscrito no respectivo registro – classe marcaria.

Porém, a mesma lei de marcas, no. 9279/96, através do Parágrafo 1º. do art. 129 acima apresentado, prevê o “direito de precedência” ao usuário anterior de boa-fé. Isto significa que, o usuário anterior, o qual efetivamente explora determinado signo marcário há mais de 6 meses em relação a qualquer requerente da mesma marca e no mesmo segmento empresarial, possui o direito de reclamar pela marca, mesmo em um momento posterior ao depósito deste terceiro/requerente, em três momentos, sendo dois na instância administrativa e um na esfera judicial.

O primeiro momento concedido ao usuário de boa-fé, desde este que comprove a legitimidade sobre tal marca, a qual se dá através da efetivação de um depósito de marca junto ao INPI (abertura do seu pedido de registro da marca) cumulando com apresentação de provas de uso substanciais há mais de 6 meses em relação ao terceiro, trata-se do direito de oposição quando da publicação da marca do terceiro – art. 158 da Lei 9279/96.

Esta oposição deve ser promovida juntamente com o seu depósito de marca (para fins de provar a respectiva legitimidade) e com as provas de anterioridade de uso já citadas, dentro do prazo de 60 dias a contar da publicação da marca do terceiro. Superado este momento, a legislação de marcas prevê ainda mais um momento administrativo para combater qualquer marca concedida de forma irregular, o qual se trata do pedido de nulidade administrativa (art. 165 e ss. da lei 9279/96).

O pedido de nulidade administrativa do registro é passível de ser proposto dentro de 180 dias a contar da concessão do registro do terceiro, desde que o terceiro de boa-fé, demonstre a mesma legitimidade conforme acima esclarecido e as provas de uso anterior. A declaração da nulidade administrativa, se emitida pelo INPI, produzirá efeitos a partir da data do depósito, ou seja, possui efeitos ex-tunc, tornando o respectivo registro nulo e retirando do mesmo todos os efeitos, desde o seu depósito inicial.

Por fim, em último momento de reclamação sobre qualquer marca concedida com infringência às disposições da legislação marcaria, poderá o terceiro de boa-fé, repetindo, desde que prove a legitimidade e uso anterior, ingressar com uma ação judicial de nulidade do respectivo registro, cuja a competência é do foro da justiça federal do Rio de Janeiro, uma vez que a sede do INPI lá se encontra. O prazo para ingresso desta ação é de 5 anos, com efeitos prescricionais.

Portanto, ao titular de registro de marca não reclamado até 5 anos a contar da sua concessão, em face do caráter atributivo da legislação de marcas brasileira, pode considerar que definitivamente obteve de forma plena os direitos de exclusividade, com qualidade de direito adquirido pleno e inquestionável, com exceção se sofrer pedido de caducidade de terceiro.

Já em face do usuário de boa-fé, mesmo não possuindo proteção de marca junto ao INPI, poderá reclamar em uma das oportunidades acima citadas, desde que possua provas efetivas e com qualidade comprovando o uso anterior há pelo menos 6 meses e que cumulativamente, requeira o seu pedido de registro de marca junto a este órgão. 

Rosa Maria Sborgia Advogada e Agente da Propriedade Intelectual – Diretora da Bicudo Marcas e Patentes

Mais dúvidas a respeito do direito de uso anterior de marca ou direito sobre registro concedido, devem ser encaminhadas abaixo:

 




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